La decadenza del marchio d’impresa per mancato utilizzo: i criteri usati dai tribunali nazionali per giudicare l’uso effettivo del marchio

Nunziante Magrone

Avv. Niccolò Ferretti e Avv. Daniele Caponetto

I diritti del titolare del marchio UE sono dichiarati decaduti se, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla sua registrazione, il marchio non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi validi per il mancato uso.

Nel caso non si disponga di un unico marchio comunitario, ma di vari marchi nazionali, stessa sorte è comunque prevista dalle specifiche disposizioni legge, quali l’art. 24 del Codice di Proprietà Industriale italiano e l’art. 39 della Ley 17/2001 de Marcas, che prevede la caducidad de la marca, se, nei cinque anni successivi alla data di registrazione, il marchio non è stato objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, qualora non sussistono cause giustificative.

La giurisprudenza italiana ha stabilito che, per verificare l’esistenza di uso effettivo, e quindi se lo sfruttamento commerciale del marchio sia reale e giustificato nel settore economico interessato, serve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti. In altri termini, non deve trattarsi di un uso meramente simbolico, volto esclusivamente a preservare i diritti conferiti dalla registrazione. D’altro canto, lo scopo della norma non è neppure quello di valutare il successo commerciale o la strategia economica di un’impresa.

In riferimento allo stesso segno distintivo, registrato presso più Uffici nazionali, ben può accadere che l’uso sia dimostrato solo in alcuni stati ed escluso in altri.

Una società tedesca ha citato in giudizio in Italia, a Roma, una società svizzera, per ottenere la dichiarazione di decadenza per mancato uso della porzione italiana di un marchio internazionale. La società convenuta, operante nel settore dei servizi di assistenza per anziani e ricezione turistica, avente le proprie strutture in Svizzera, ma non Italia, si era opposta alla domanda di decadenza, sostenendo di aver usato il marchio ampiamente e in modo rilevante anche in Italia, allegando vari contratti conclusi con cittadini italiani, nonché numerose attività promozionali e di pubblicità svolte sul territorio italiano.

Secondo la convenuta, la promozione del segno distintivo sul territorio italiano, insieme alla comprovata vendita di servizi a cittadini del Bel Paese, erano sufficienti a dimostrare un uso effettivo del marchio.

Il Tribunale di Roma ha quindi valutato tutti gli indici rilevanti, quali: (i) la costante presenza commerciale in Italia; (ii) l’esistenza di numerose registrazioni internazionali in vari paesi; (iii) la prossimità geografica dei locali della società svizzera con l’Italia; (iv) gli sforzi di marketing sostenuti e (v) la presenza del marchio online tramite sito web disponibile in lingua italiana.

Con sentenza del 5 ottobre 2023, il giudice italiano ha quindi stabilito che, sebbene la convenuta non operi materialmente mediante strutture situate sul territorio italiano, i servizi per cui il marchio è stato registrato vanno considerati destinati anche al mercato italiano.

A conclusioni opposte, invece, è giunto il Tribunale di Madrid, che, richiesto di giudicare sulla decadenza della frazione spagnola dello stesso marchio internazionale, ha escluso l’uso effettivo del marchio sul territorio spagnolo, non avendo rilevato la presenza di siti in lingua spagnola, né vicinanza territoriale tra i paesi dove erano presenti le strutture di erogazione del servizio e la Spagna.

Con decisione del 17 dicembre 2021, il Tribunale di Madrid aveva infatti accertato che: (i) la convenuta non disponeva di strutture in Spagna; (ii) nessuno dei clienti era spagnolo e che (iii) il sito web era disponibile solo in tedesco, italiano e francese, indice della nazionalità del pubblico di riferimento. Tanto è bastato ad escludere l’uso effettivo del marchio in Spagna.

In conclusione, per salvare i singoli marchi nazionali dalla decadenza è necessario dimostrare l’utilizzo effettivo in ciascuno degli stati dove il marchio è stato registrato.